Noms de domaine et marques de commerce

Pour les profanes de l’informatique, le nom de domaine est, de façon simplifiée, l’adresse principale d’une page Web (Internet) ; ce qui suit les « www ». Les individus ou sociétés qui désirent déposer une demande d’enregistrement de nom de domaine doivent obligatoirement le faire auprès de registraires qui ont l’autorité pour procéder à l’enregistrement, le transfert, le renouvellement ou la modification de données d’enregistrement de noms de domaine « .ca ». Ces registraires sont agréés par l’Autorité Canadienne pour les Enregistrements Internet (ACEI) qui gère l’espace de domaine « .ca » au Canada.

Pour être enregistré, un nom de domaine ne doit pas dépasser 53 caractères (incluant le « .ca ») et doit être disponible dans l’espace de domaine « .ca ». Cependant, une fois le nom de domaine enregistré, qu’advient-il si ce nom porte à confusion avec une marque de commerce dûment enregistrée? Puisque les noms de domaines ne font pas partie des formes de propriété intellectuelle protégées par la législation fédérale (par exemple, les marques de commerce, droits d’auteur, brevets, dessins industriels, etc.), ils peuvent donner lieu à des conflits juridiques importants. En l’absence de loi fédérale sur les noms de domaine, leur statut juridique doit être déterminé par la jurisprudence.

Le simple enregistrement d’un nom de domaine ne confère pas de droit de propriété sur ce nom. C’est pourquoi il est fortement recommandé de procéder à son enregistrement aussi à titre de marque de commerce.

Il revient au dépositaire de l’enregistrement du nom de domaine, et non au registraire, de s’assurer que ce nom ne porte pas à confusion avec une marque de commerce canadienne. Les dispositions du paragraphe 7b) de la Loi sur les marques de commerce sont claires à ce sujet en précisant que nul ne peut « appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada […] » avec ceux d’une autre. Les critères de confusion entre deux marques sont
prévus à l’article 6 de cette même loi (par exemple, la notoriété de chaque marque, leur période d’utilisation, les marchandises et services avec lesquelles elles sont utilisées, leur son, l’idée qu’elles suggèrent, etc.).

Or, un nom de domaine, enregistré par une entreprise, similaire à une marque de commerce enregistrée par une autre entreprise, pourrait créer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et services respectifs. Puisqu’un nom de domaine enregistré est accessible à travers le monde via Internet, les possibilités de confusion sont plus fréquentes et ce, même s’il ne s’agit que d’une petite entreprise qui exerce ses activités dans une région particulière du Canada.

Dans la mesure où le consommateur avec une intelligence et des connaissances dans la moyenne serait confus dans le cas mentionné précédemment, le propriétaire de la marque de commerce enregistrée pourrait exiger de cesser toute utilisation du nom de domaine.

La jurisprudence n’est pas encore claire quant aux noms de domaine. En attendant une prise de position des tribunaux à cet effet, la prudence et les mesures préventives s’imposent.

L’enregistrement d’une marque de commerce permet à une entreprise de se préparer contre une telle éventualité. Puisqu’une marque de commerce enregistrée a été approuvée et ins-crite au Registre des marques de commerce, l’enregistrement en devient le titre de propriété. En cas de contestation ou litige, ce sera à la partie qui conteste la marque de commerce enregistrée à démontrer ses droits. Par ailleurs, le détenteur de la marque de commerce non enregistrée aura quant à lui le fardeau d’en démontrer sa propriété et ne bénéficiera pas de la présomption légale de propriété exclusive dans l’ensemble du Canada.

Par surcroît, l’enregistrement permet au propriétaire d’une marque de commerce enregistrée d’aviser tout le public, par l’entremise du Registre canadien des marques de commerce, de son titre de propriété.

C’est pourquoi préalablement à l’enregistre-ment d’un nom de domaine et/ou d’une marque de commerce, il est recommandé de procéder à une recherche détaillée ainsi qu’à une analyse du Registre canadien des marques de commerce, du Registre canadien des noms de domaines, des différents registres fédéral et provinciaux des entreprises en plus des répertoires commerciaux canadiens. L’agent de marques de commerce s’avère le conseiller le plus compétent pour effectuer ce travail pointilleux. Cette démarche permet, entre autres, de dépister les confusions potentielles pour ainsi éviter les possibilités de litiges. Cette étape constitue une étape essentielle pour les entreprises qui investissent des sommes importantes en publicité et mise en marché.

Enfin, il y aurait également lieu de prendre les précautions nécessaires afin de s’assurer qu’un nom de domaine ne porte pas à confusion avec une dénomination sociale déjà utilisée au Canada.