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LA NOUVELLE ÉDITION | Novembre 2013
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CAP INNOVATION
Les entreprises dépensent des sommes
importantes en innovation pour rendre leurs
produits ou services distinctifs, à valeur ajou-
tée, sur les marchés canadiens et internatio-
naux. Et pourtant, une minorité d’entre elles
protègent leurs marques de commerce, en
déposant des demandes d’enregistrement
dans les pays où la commercialisation est
amorcée ou envisagée, et voire même sou-
vent sans se soucier de vérifier si la marque
est au départ disponible dans le pays
concerné, alors que des poursuites pour-
raient en découler au cas contraire.
Non seulement l’innovation doit-elle être au
niveau du produit ou du service, mais la
marque de commerce doit elle aussi être
innovatrice et unique dans son domaine sur
le marché donné : c’est le mot, symbole,
dessin, slogan ou combinaison de ceux-ci qui
distingue vos produits et services de ceux des
compétiteurs. C’est la 1
ere
façon qu’ont vos
clients de localiser votre produit ou service :
ils rechercheront votre produit, s’ils se rap-
pellent de sa marque.
Quant aux noms de domaines, si la marque
en fait partie intégrante, protégez au moins
les plus fréquents (.com, .ca, etc.), avec stra-
tégie défensive contre les enregistreurs de
mauvaise foi (ex : .asia, .cn, etc. ou variantes
de votre marque).
Innover veut dire être « original », se « dis-
tinguer du concurrent ». En concevant une
marque, évitez ce qui est descriptif, générique
(ex : logo de fenêtre pour fenêtre, microscope
en biomédical). C’est un réflexe de commu-
nication que de vouloir dire en quoi consiste
notre produit ou quelles en sont les qualités.
La marque pourrait dans ce cas ne pas être
enregistrable, en fonction des critères de la
loi,mais en plus, faute de distinctivité, le client
risque d’appeler le concurrent. À privilégier :
mots inventés, symboles inusités ou origi-
naux. Évitez aussi la juxtaposition de lettres,
difficiles à retenir ou que l’on doit épeler
(« D », « B » ont un son semblable!).
L’enregistrement d’une marque confère des
droits exclusifs d’utilisation dans les pays où
il est demandé et permettra de lutter plus
efficacement contre la contrefaçon ou la
concurrence déloyale. Mais l’enregistrement
a aussi des avantages financiers : rede-
vances pour une licence de fabrication don-
née à un tiers? La marque comme un inves-
tissement, donnant de la valeur lors de la
vente de l’entreprise ou de son financement.
Pour les entreprises qui exportent, il faut
protéger à l’international. Les frais d’enre-
gistrement varieront par pays, mais sont
faibles comparativement aux frais de marke-
ting (ex : marque communautaire de l’UE
(28 pays) pour un prix inférieur à 2 ou 3
pays). Les recherches préliminaires de dispo-
nibilité sont recommandées afin d’éviter des
poursuites de propriétaires déjà présents,
sans parler des coûts de marque sur ce
marché (dépliants, emballages, etc.).
Consulter tôt dans le processus d’expansion,
car de nombreux pays dont l’UE (28 pays)
reconnaissent les droits du premier à dépo-
ser (non celui du premier à utiliser). L’appro-
priation de mauvaise foi est un phénomène
très répandu, dont en Chine, provenant de
simples spéculateurs qui attendront votre
expansion en Asie (ventes locales ou « out-
sourcing ») ou de contacts d’affaires que
vous y entretenez.
Assurez-vous d’obtenir des conseils spécia-
lisés quant à votre portefeuille de marques
et sur les meilleures stratégies de protection,
tant au Canada qu’à l’international.
MICHELINE DESSUREAULT
© 2013, Me Micheline Dessureault
Avocate et Agent de marques de
commerce
Conseillère accréditée ADRIQ-RCTi
(514) 871-2800 (418) 681-7007 (819) 379-4331
Joli-Cœur Lacasse Avocats
Québec, Montréal, Trois-Rivières
Affiliations internationales
PLG International Lawyers
Lawyers Associated Worldwide
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